
Richard Bradley Almon
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BS Computer Science · Iscr. USPTO
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Procedimenti dinanzi all'USPTO
I procedimenti post-grant hanno cambiato l'economia delle controversie brevettuali. Un'istanza ben costruita può risolvere in diciotto mesi ciò per cui un contenzioso dinanzi alla corte distrettuale impiegherebbe cinque anni e diversi milioni di dollari — e un brevetto ben costruito può sopravvivere a un'istanza del genere.
Ci occupiamo di inter partes review, post-grant review e reexamination sia in qualità di istante sia in qualità di titolare del brevetto. I due ruoli richiedono istinti opposti e noi li esercitiamo entrambi: il rigore nella ricerca dello stato della tecnica e nella redazione delle tabelle di raffronto delle rivendicazioni che rende un'istanza idonea all'avvio del procedimento, e la strategia di modifica, antedatazione e considerazioni secondarie che mantiene in vita le rivendicazioni.
Il lavoro post-grant si colloca esattamente all'intersezione tra la procedura di concessione e il contenzioso, che è il terreno su cui questo studio già opera. Il nostro team PTAB comprende attorneys che hanno condotto la procedura di concessione di brevetti nella stessa tecnologia e attorneys che hanno discusso in giudizio cause in materia di brevetti. Così un'istanza viene redatta sapendo come una storia del procedimento apparirà a un collegio, e una risposta del titolare del brevetto viene redatta sapendo che effetto avranno quelle stesse parole sulle rivendicazioni in seguito, dinanzi alla corte distrettuale.
La maggior parte delle istanze che falliscono, fallisce in fase di avvio del procedimento, e gran parte di ciò si decide prima ancora che venga depositato alcunché. È un problema di ricerca e un problema di redazione: trovare un documento dello stato della tecnica che insegni davvero l'elemento della rivendicazione anziché limitarsi ad alludervi, e poi presentare in modo compiuto un numero ridotto di motivi anziché un gran numero di motivi in modo superficiale. I collegi colgono immediatamente la differenza.
Per il titolare di un brevetto l'obiettivo è raramente la sola sopravvivenza: è la sopravvivenza con rivendicazioni che valga ancora la pena far valere. Ogni modifica restringe qualcosa, ogni argomentazione genera estoppel, ed entrambe seguono il brevetto nel procedimento successivo e in qualsiasi causa parallela dinanzi alla corte distrettuale. Assumiamo quelle posizioni tenendo presente il fascicolo che ne risulterà a valle, perché il modo meno costoso di vincere un IPR è talvolta la cosa più costosa che si possa fare a un portafoglio.
Quando entrambi sono pendenti, costituiscono un'unica strategia: le istanze di sospensione, le conseguenze in termini di estoppel del §315(e), come un'interpretazione delle rivendicazioni assunta in una sede si legga nell'altra, e le questioni di tempistica che decidono se una causa dinanzi alla corte distrettuale debba attendere. Dividere tutto ciò tra due studi è il punto in cui le posizioni cominciano silenziosamente a contraddirsi.
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