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Amin, Turocy & WatsonIntellectual Property

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Procedimenti dinanzi all'USPTO

La via più rapida per risolvere una questione brevettuale spesso non passa da un'aula di tribunale.

I procedimenti post-grant hanno cambiato l'economia delle controversie brevettuali. Un'istanza ben costruita può risolvere in diciotto mesi ciò per cui un contenzioso dinanzi alla corte distrettuale impiegherebbe cinque anni e diversi milioni di dollari — e un brevetto ben costruito può sopravvivere a un'istanza del genere.

  • PTAB
  • Federal Circuit

Ci occupiamo di inter partes review, post-grant review e reexamination sia in qualità di istante sia in qualità di titolare del brevetto. I due ruoli richiedono istinti opposti e noi li esercitiamo entrambi: il rigore nella ricerca dello stato della tecnica e nella redazione delle tabelle di raffronto delle rivendicazioni che rende un'istanza idonea all'avvio del procedimento, e la strategia di modifica, antedatazione e considerazioni secondarie che mantiene in vita le rivendicazioni.

Il lavoro post-grant si colloca esattamente all'intersezione tra la procedura di concessione e il contenzioso, che è il terreno su cui questo studio già opera. Il nostro team PTAB comprende attorneys che hanno condotto la procedura di concessione di brevetti nella stessa tecnologia e attorneys che hanno discusso in giudizio cause in materia di brevetti. Così un'istanza viene redatta sapendo come una storia del procedimento apparirà a un collegio, e una risposta del titolare del brevetto viene redatta sapendo che effetto avranno quelle stesse parole sulle rivendicazioni in seguito, dinanzi alla corte distrettuale.

L'avvio del procedimento è tutta la partita

La maggior parte delle istanze che falliscono, fallisce in fase di avvio del procedimento, e gran parte di ciò si decide prima ancora che venga depositato alcunché. È un problema di ricerca e un problema di redazione: trovare un documento dello stato della tecnica che insegni davvero l'elemento della rivendicazione anziché limitarsi ad alludervi, e poi presentare in modo compiuto un numero ridotto di motivi anziché un gran numero di motivi in modo superficiale. I collegi colgono immediatamente la differenza.

Difendere un brevetto di cui si potrebbe ancora avere bisogno

Per il titolare di un brevetto l'obiettivo è raramente la sola sopravvivenza: è la sopravvivenza con rivendicazioni che valga ancora la pena far valere. Ogni modifica restringe qualcosa, ogni argomentazione genera estoppel, ed entrambe seguono il brevetto nel procedimento successivo e in qualsiasi causa parallela dinanzi alla corte distrettuale. Assumiamo quelle posizioni tenendo presente il fascicolo che ne risulterà a valle, perché il modo meno costoso di vincere un IPR è talvolta la cosa più costosa che si possa fare a un portafoglio.

Gestire insieme il PTAB e la corte distrettuale

Quando entrambi sono pendenti, costituiscono un'unica strategia: le istanze di sospensione, le conseguenze in termini di estoppel del §315(e), come un'interpretazione delle rivendicazioni assunta in una sede si legga nell'altra, e le questioni di tempistica che decidono se una causa dinanzi alla corte distrettuale debba attendere. Dividere tutto ciò tra due studi è il punto in cui le posizioni cominciano silenziosamente a contraddirsi.

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4 professionisti in Procedimenti dinanzi all'USPTO

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