Procedimientos de revisión ante la USPTO

La vía más rápida para resolver una cuestión de patentes no suele ser una sala de justicia.

Los procedimientos posteriores a la concesión cambiaron la economía de las disputas de patentes. Una petición bien construida puede resolver en dieciocho meses lo que a un litigio ante un tribunal federal de distrito le costaría cinco años y varios millones de dólares alcanzar, y una patente bien construida puede sobrevivir a una de esas peticiones.

PTAB
Federal Circuit

Nos ocupamos de inter partes review, post-grant review y reexamen tanto en la posición de peticionario como en la de titular de la patente. Los dos papeles exigen instintos opuestos y practicamos ambos: la disciplina de búsqueda del estado de la técnica y de elaboración de cuadros de reivindicaciones que hace que una petición sea admisible a trámite, y la estrategia de modificación de reivindicaciones, de acreditación de una fecha de invención anterior y de consideraciones secundarias que mantiene vivas las reivindicaciones.

El trabajo posterior a la concesión se sitúa justo en la intersección entre la tramitación y el litigio, que es donde este despacho ya vive. Nuestro equipo del PTAB incluye abogados que tramitaron patentes en la misma tecnología y abogados que han llevado casos de patentes a juicio. Así, una petición se escribe sabiendo cómo leerá un panel un historial de tramitación, y la respuesta del titular de la patente se escribe sabiendo qué harán después esas mismas palabras con las reivindicaciones ante el tribunal de distrito.

La admisión a trámite es toda la batalla

La mayoría de las peticiones que fracasan lo hacen en la admisión a trámite, y casi todo eso se decide antes de presentar nada. Es un problema de búsqueda y un problema de edición: encontrar documentos del estado de la técnica que enseñen realmente la limitación reivindicada en lugar de apuntar vagamente hacia ella, y después presentar bien unos pocos motivos en vez de muchos de forma superficial. Los paneles advierten la diferencia de inmediato.

Defender una patente que quizá todavía necesite

Para el titular de una patente el objetivo rara vez es la mera supervivencia: es sobrevivir con reivindicaciones que todavía merezca la pena hacer valer. Toda modificación estrecha algo, todo argumento genera preclusión, y ambas cosas acompañan a la patente hasta el siguiente procedimiento y hasta cualquier caso paralelo ante el tribunal de distrito. Fijamos esas posiciones con el expediente posterior a la vista, porque la forma más barata de ganar un IPR es a veces lo más caro que se le puede hacer a una cartera.

Llevar el PTAB y el tribunal federal de distrito a la vez

Cuando ambos están abiertos, son una sola estrategia: la práctica de suspensiones, las consecuencias de preclusión del §315(e), cómo se lee en un foro una interpretación de las reivindicaciones adoptada en el otro, y las cuestiones de calendario que deciden si el caso ante el tribunal de distrito espera. Repartir eso entre dos despachos es donde las posiciones empiezan, sin que nadie lo note, a contradecirse.