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Amin, Turocy & WatsonIntellectual Property

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Contentieux devant l'Office des brevets

La voie la plus rapide pour trancher une question de brevet n'est souvent pas le prétoire.

Les procédures post-délivrance ont changé l'économie des litiges de brevets. Une requête bien construite peut trancher en dix-huit mois ce qu'un contentieux devant un tribunal fédéral de district mettrait cinq ans et plusieurs millions de dollars à atteindre — et un brevet bien construit peut y survivre.

  • PTAB
  • Federal Circuit

Nous traitons les inter partes review, les post-grant review et les réexamens, en qualité de requérant comme de titulaire du brevet. Les deux rôles exigent des réflexes opposés, et nous exerçons les deux : la recherche d'état de la technique et la discipline des tableaux de correspondance des revendications qui rendent une requête susceptible d'être instituée, et la stratégie de modification des revendications, d'antédatation et de considérations secondaires qui les maintient en vie.

Le travail post-délivrance se situe exactement à l'intersection de la procédure d'obtention et du contentieux, c'est-à-dire là où ce cabinet vit déjà. Notre équipe PTAB compte des avocats qui ont conduit la procédure d'obtention de brevets dans la même technologie et des avocats qui ont plaidé des affaires de brevets. Une requête est donc rédigée en sachant comment un historique de la procédure se lira aux yeux d'un collège de juges, et une réponse du titulaire du brevet est rédigée en sachant ce que ces mêmes termes feront ensuite aux revendications devant le tribunal fédéral de district.

Tout se joue à l'institution

La plupart des requêtes qui échouent échouent au stade de l'institution, et cela se décide pour l'essentiel avant tout dépôt. C'est un problème de recherche et un problème d'édition : trouver un document de l'état de la technique qui enseigne réellement la caractéristique revendiquée plutôt que de l'évoquer vaguement, puis présenter correctement un petit nombre de motifs au lieu d'en aligner un grand nombre superficiellement. Les collèges de juges perçoivent immédiatement la différence.

Défendre un brevet dont vous aurez peut-être encore besoin

Pour un titulaire de brevet, l'objectif est rarement la seule survie — c'est la survie avec des revendications qui valent encore d'être opposées. Toute modification restreint quelque chose, tout argument crée un estoppel, et l'un comme l'autre suivent le brevet dans la procédure suivante et dans toute affaire parallèle devant un tribunal fédéral de district. Nous arrêtons ces positions en gardant en vue le dossier à venir, car la manière la moins coûteuse de gagner un IPR est parfois la plus coûteuse pour un portefeuille.

Mener de front le PTAB et le tribunal fédéral de district

Lorsque les deux sont en cours, ils ne forment qu'une seule stratégie : les demandes de sursis à statuer, les conséquences d'estoppel du §315(e), la manière dont une interprétation des revendications retenue devant une instance se lit devant l'autre, et les questions de calendrier qui déterminent si l'affaire devant le tribunal fédéral de district attendra. C'est en répartissant tout cela entre deux cabinets que les positions commencent silencieusement à se contredire.

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