Richard Bradley Almon
Partner
Fairfax
BS Computer Science · USPTO-reg.
Geschilprocedures bij het octrooibureau
De snelste route naar een antwoord op een octrooivraag loopt vaak niet via de rechtszaal.
Post-grant-procedures hebben de economie van octrooigeschillen veranderd. Een goed opgebouwd verzoekschrift kan in achttien maanden beslechten waarvoor een procedure bij de district court vijf jaar en enkele miljoenen dollars nodig zou hebben — en een goed opgebouwd octrooi kan zo'n verzoekschrift doorstaan.
- PTAB
- Federal Circuit
Wij behandelen inter partes review, post-grant review en reexamination, zowel als verzoeker als namens de octrooihouder. De twee rollen vragen tegengestelde instincten, en wij oefenen ze allebei uit: de discipline van het zoeken in de stand van de techniek en het opstellen van claim charts waarmee een verzoekschrift in behandeling wordt genomen, en de strategie van wijzigingen, antedatering en secundaire aanwijzingen waarmee conclusies in leven blijven.
Post-grant-werk bevindt zich precies op het snijvlak van verleningsprocedure en procesvoering, en daar bevindt dit kantoor zich toch al. Ons PTAB-team bestaat uit advocaten die voor octrooien in dezelfde technologie de verleningsprocedure hebben gevoerd en advocaten die octrooizaken hebben bepleit. Een verzoekschrift wordt dus geschreven in het besef hoe een verleningsdossier bij een panel zal overkomen, en een reactie namens de octrooihouder in het besef wat diezelfde woorden daarna bij de district court met de conclusies zullen doen.
De instelling van de procedure is de hele strijd
De meeste verzoekschriften die stranden, stranden bij de instelling, en dat wordt grotendeels beslist voordat er iets is ingediend. Het is een zoekprobleem en een redactieprobleem: documenten vinden die het conclusiekenmerk werkelijk openbaren in plaats van er slechts naar te wijzen, en vervolgens een klein aantal gronden goed uitwerken in plaats van een groot aantal oppervlakkig. Panels zien het verschil onmiddellijk.
Een octrooi verdedigen dat u nog nodig kunt hebben
Voor een octrooihouder is het doel zelden alleen overleven — het is overleven met conclusies die het inroepen nog waard zijn. Elke wijziging beperkt iets, elk argument schept estoppel, en beide volgen het octrooi naar de volgende procedure en naar elke parallelle zaak bij de district court. Wij nemen die standpunten in met het latere dossier voor ogen, want de goedkoopste manier om een IPR te winnen is soms het duurste wat u een portefeuille kunt aandoen.
PTAB en district court samen aansturen
Als beide lopen, vormen ze één strategie: aanhoudingsverzoeken, de estoppel-gevolgen van §315(e), hoe een in het ene forum ingenomen uitleg van de conclusies in het andere leest, en de timingvragen die bepalen of een zaak bij de district court wacht. Wanneer dat over twee kantoren wordt verdeeld, gaan standpunten ongemerkt met elkaar in tegenspraak.
Team
4 professionals in Geschilprocedures bij het octrooibureau
Vinay V. Joshi
Partner
San Jose
BS Electrical Engineering · USPTO-reg.
Andrew Oliver
Partner
San Jose
BS Systems Engineering · USPTO-reg.
Brian M. Baker
Associate
Cleveland
BS Biomedical Engineering · USPTO-reg.