Richard Bradley Almon
Partner
Fairfax
BS Computer Science · USPTO-Zulassung
Verfahren vor dem Patentamt
Der schnellste Weg zur Antwort auf eine Patentfrage führt oft nicht über einen Gerichtssaal.
Post-Grant-Verfahren haben die Ökonomie von Patentstreitigkeiten verändert. Ein gut aufgebauter Antrag kann in achtzehn Monaten klären, wofür ein Prozess vor dem Bundesbezirksgericht fünf Jahre und mehrere Millionen Dollar aufwenden würde – und ein gut aufgebautes Patent kann einen solchen Antrag überstehen.
- PTAB
- Federal Circuit
Wir betreuen inter partes review, post-grant review und reexamination sowohl als Antragsteller als auch als Patentinhaber. Die beiden Rollen verlangen entgegengesetzte Instinkte, und wir üben beide aus: die Recherche zum Stand der Technik und die Disziplin des Claim Charting, die einen Antrag zulassungsfähig macht, und die Strategie aus Anspruchsänderung, Vordatierung und sekundären Beweisanzeichen, die Patentansprüche am Leben hält.
Post-Grant-Arbeit liegt genau an der Schnittstelle von Erteilungsverfahren und Prozessführung – und dort ist diese Kanzlei ohnehin zu Hause. Zu unserem PTAB-Team gehören Anwälte, die Patente in derselben Technologie zur Erteilung geführt haben, und Anwälte, die Patentprozesse verhandelt haben. So wird ein Antrag in dem Wissen geschrieben, wie sich eine Erteilungsakte für ein Panel liest, und die Erwiderung eines Patentinhabers in dem Wissen, was dieselben Worte anschließend vor dem Bundesbezirksgericht mit den Patentansprüchen anstellen.
Die Zulassung ist der ganze Kampf
Die meisten Anträge, die scheitern, scheitern an der Zulassung, und das Meiste davon entscheidet sich, bevor überhaupt etwas eingereicht wird. Es ist ein Recherche- und ein Redaktionsproblem: Stand der Technik zu finden, der das Merkmal tatsächlich lehrt, statt nur darauf zu deuten, und dann wenige Angriffsgründe sauber vorzutragen statt vieler nur oberflächlich. Panels bemerken den Unterschied sofort.
Ein Patent verteidigen, das man noch braucht
Für einen Patentinhaber ist das Ziel selten das bloße Überleben – es ist das Überleben mit Patentansprüchen, die noch der Durchsetzung wert sind. Jede Änderung schränkt etwas ein, jedes Argument erzeugt Estoppel, und beides folgt dem Patent in das nächste Verfahren und in jeden parallelen Prozess vor dem Bundesbezirksgericht. Wir beziehen diese Positionen mit Blick auf die spätere Aktenlage, denn der billigste Weg, ein IPR zu gewinnen, ist manchmal das Teuerste, was man einem Portfolio antun kann.
PTAB und Bundesbezirksgericht gemeinsam führen
Wenn beide laufen, sind sie eine einzige Strategie: die Praxis der Verfahrensaussetzung, die Estoppel-Folgen des §315(e), wie sich eine in einem Forum vertretene Auslegung der Patentansprüche im anderen liest, und die zeitlichen Fragen, die darüber entscheiden, ob ein Verfahren vor dem Bundesbezirksgericht wartet. Das auf zwei Kanzleien aufzuteilen, ist der Punkt, an dem Positionen still und leise beginnen, einander zu widersprechen.
Team
4 Berufsträger in Verfahren vor dem Patentamt
Vinay V. Joshi
Partner
San Jose
BS Electrical Engineering · USPTO-Zulassung
Andrew Oliver
Partner
San Jose
BS Systems Engineering · USPTO-Zulassung
Brian M. Baker
Associate
Cleveland
BS Biomedical Engineering · USPTO-Zulassung
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