特許の争点に決着をつける最短の道は、法廷とは限らない。

失敗する申立ての大半は、開始決定の段階で失敗します。そしてその大半は、何かを提出する前にすでに決まっています。これは調査の問題であり、編集の問題です。構成要件をほのめかすだけの文献ではなく、それを実際に開示している先行技術を見つけること、そして多数の理由を薄く並べるのではなく、少数の理由を的確に示すことです。審判体は、その違いをすぐに見抜きます。

特許権者にとっての目標は、単に生き延びることではほとんどありません。行使する価値のある特許請求の範囲を残したまま生き延びることです。補正はいずれも何かを狭め、主張はいずれも禁反言を生みます。そしてそのどちらも、次の手続へ、また並行する連邦地方裁判所の事件へと、その特許について回ります。私たちは、後に残る記録を見据えてこれらの立場を取ります。IPRに勝つための最も安価な方法が、ポートフォリオにとっては最も高くつくことがあるからです。

両方が同時に動いているとき、それらは一つの戦略です。手続中止の申立ての実務、§315(e)による禁反言の帰結、一方の場で採ったクレーム解釈が他方でどう読まれるか、そして連邦地方裁判所の事件が待たされるかどうかを決めるタイミングの問題です。これを二つの事務所に分けたところから、主張どうしが静かに矛盾し始めます。