특허의 진가는 누군가 그것을 무너뜨리려 드는 날에 드러납니다.

출원서는 심사관을 만족시켜야 합니다. 가치 있는 출원서는 8년 뒤 아무도 예상하지 못한 기록을 바탕으로 청구항을 해석하는 연방지방법원 판사까지 만족시켜야 합니다. 이 둘은 서로 다른 문서이며, 그 차이는 대부분 작성 시점에 만들어집니다 — 발명 내용을 얼마나 충실히 적어 두었는지, 명세서가 아직 제출하지 않은 계속출원까지 뒷받침하는지, 청구항 용어가 법원이 붙들 수 있는 의미를 갖는지에 따라 갈립니다.

저희는 그 둘 모두를 겨냥해 작성합니다. 실무적으로는 분량상 꼭 필요한 것보다 충실한 명세서, 그리고 권리범위를 의도적으로 단계별로 배치한 청구항을 뜻합니다. 초기 비용은 더 듭니다. 그러나 그것이 행사할 수 있는 포트폴리오와 세어 볼 수만 있는 포트폴리오를 가르는 차이입니다.

대규모 포트폴리오를 보유한 의뢰인의 문제는 출원이 아니라 보호 범위입니다. 제품의 어느 부분이 보호되고 어느 부분이 보호되지 않는지, 그리고 앞으로 3년간 엔지니어링이 어디로 향할지가 문제입니다. 저희는 발명자들과 아이디어 발굴 세션을 진행하고, 무엇이 등록되었는지와 무엇이 실제로 출시되는지를 대조하며, 계속출원 실무를 활용해 청구항이 우선일 당시의 시장이 아니라 움직이는 지금의 시장을 겨냥하도록 유지합니다.

정리 작업에도 같은 원칙이 적용됩니다. 모든 패밀리가 유지료를 들일 만한 가치를 지니지는 않으며, 무엇 하나 포기하라고 권하지 않는 포트폴리오 검토는 검토가 아닙니다.

이곳에서 출원 절차를 수행하는 변호사들은 특허심판원(PTAB)에서 특허를 방어하고 연방지방법원에서 특허 소송도 수행합니다. 바로 그 순환이 핵심입니다. 자신이 쓴 청구항이 Phillips 기준에 따라 해석되는 것을 지켜본 특허 출원 실무자, 또는 최종서면결정에서 자신이 남긴 출원경과상의 진술이 그대로 인용되는 것을 본 실무자는 그 뒤로 다르게 작성합니다 — 그리고 그 경험은 지워지지 않습니다.